지난 글에 이어 이번에는 대법원 2018다253444 전원합의체 판결의 하급심 판결을 검토하도록 하겠습니다.

1. 서울중앙지방법원 2016가합534229 판결

서울중앙지방법원 2017. 8. 10. 선고 2016가합534229 판결은 이 사건 서비스표의 요부는 문자 부분인 “DATA FACTORY”라고 할 수 있다고 판단한 후, 이 사건 서비스표의 요부를 피고의 서비스표(“데이터팩토리”, “DATA FACTORY”)와 대비하여 살펴보면, 이 사건 서비스표와 피고의 서비스표 모두 ‘데이터팩토리’로 청음되어 동일하고, 그 관념도 ‘DATA’를 생산 또는 처리하는 공장의 의미로서 동일하며, 피고의 ‘데이터 복구업’은 이 사건 서비스표의 지정 서비스업인 ‘데이터의 자료전환업’, ‘컴퓨터 소프트웨어의 자문업’, ‘컴퓨터 소프트웨어 유지·관리업’에 속하는 것으로 동일할 뿐만 아니라, 피고의 서비스표 중 영문으로 된 것은 외관도 동일하고 국문으로 된 것은 영문을 국문으로 바꾸어 기재한 것에 불과하므로, 이 사건 서비스표와 피고의 서비스표는 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있어 서로 유사하다고 판단하였습니다.

이 판결은 또한 이 사건 서비스표는 누구나 사용하는 보통명칭에 해당하거나 지정서비스업인 컴퓨터 프로그램 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당하여 무효라는 피고의 주장에 대하여, 이 사건 서비스표 중 ‘DATA’는 “① 이론을 세우는데 기초가 되는 사실 또는 바탕이 되는 자료, ② 관찰이나 실험, 조사로 얻은 사실이나 정보, ③ 컴퓨터가 처리할 수 있는 문자, 숫자, 소리, 그림 따위의 형태로 된 정보.”를 의미하고 ‘FACTORY’는 “공장”을 의미하는바, 어떠한 유체물을 만들어 내는 ‘FACTORY’의 일반적인 의미와 무형의 자료나 정보를 의미하는 ‘DATA’는 원칙적으로 함께 사용되지 않는 다른 유형의 단어결합으로서 이 사건 서비스표의 지정 서비스업의 보통명칭을 보통으로 사용하였다거나 그 가공방법·생산방법을 보통으로 사용하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 전혀 없으므로, 피고의 이 부분 주장은 이유 없다고 판단하였습니다.

2. 특허법원 2017나5158 판결

특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나2158 판결은 위 제1심 판결의 내용을 지지하였습니다. 구체적으로,

1) 표장의 비유사 여부

가) 피고는, 이 사건 서비스표와 피고가 사용한 표장 중에서 한글 “데이터팩토리” 또는 영문 “DATA FACTORY” 부분은 이를 보는 수요자에게 “데이터 생산소” 또는 “데이터 관련 서비스를 제공하는 장소”라는 의미로 직감될 수 있기 때문에 컴퓨터 프로그램 개발업이나 컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업 등과 관련하여 사용될 경우 그 서비스업의 보통명칭 또는 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것이어서 식별력이 없으므로, 이 사건 서비스표와 피고가 사용한 표장의 유사 여부를 판단할 때 한글 “데이터팩토리” 또는 영문 “DATA FACTORY” 부분을 제외하고 비교하여야 하고, 그러한 경우 이 사건 서비스표와 피고가 사용한 표장은 동일하거나 유사하지 않다는 취지로 주장한다.

나) 살피건대, 상품/서비스업의 보통명칭이라 함은 상품/서비스업의 일반적 명칭으로서 그 지정상품/서비스업을 취급하는 거래계에서 그 상품/서비스업을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등으로서 특정인의 업무에 관련된 상품/서비스업이라고 인식되지 아니하는 것을 말하는바(대법원 1997. 10. 10. 선고 97후594 판결, 2002. 11. 26. 선고 2001후2283 판결 등 참조), “데이터(DATA)”는 ”컴퓨터가 처리할 수 있는 문자, 숫자, 소리, 그림 따위의 형태로 된 정보” 또는 “정보를 작성하기 위해 필요한 자료” 등을 의미하고, “팩토리(FACTORY)”는 “공장” 즉, “많은 사람들의 협동 작업에 의해 계속적으로 상품을 생산하기 위하여 일정한 고정적인 시설을 설치한 장소”를 의미하므로, 이 사건 서비스표와 피고가 사용한 표장 중 “컴퓨터가 처리하는 정보 또는 자료를 생산하기 위한 공장”을 뜻하는 “데이터팩토리(DATA FACTORY)”라는 표현이 일반수요자나 거래당사자들에게 컴퓨터 프로그램 개발업이나 컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업 등과 관련하여 “데이터 관련 서비스를 제공하는 장소”와 같이 위 서비스업의 성질 등을 암시하는 표장으로 인식될 여지는 있으나, 위 서비스업을 취급하는 거래계에서 그 서비스업을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 보통명칭이라거나 위 서비스업의 고유한 성질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라고 단정하기는 어렵다. 따라서 이 사건 서비스표와 피고가 사용한 표장에 포함된 “데이터팩토리(DATA FACTORY)” 부분은 위 서비스업과 관련하여 식별력이 있다고 할 것이므로, 위 부분이 식별력이 없음을 전제로 하는 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

2) 서비스업의 비유사 여부

가) 피고는, 피고가 컴퓨터에 저장되어 있는 데이터가 소실된 경우 소실된 데이터를 복구하는 서비스업을 영위하는 데 “DATA FACTORY”, “데이터팩토리” 등의 표장을 사용하였으므로, 위 표장이 사용된 서비스업과 이 사건 서비스표의 지정서비스업은 동일ㆍ유사하지 않다고 주장한다.

나) 살피건대, 갑 제1호증의 기재에 의하면, 이 사건 서비스표의 지정서비스업이 컴퓨터 프로그램 개발ㆍ복제업 또는 컴퓨터 프로그램 및 데이터의 자료전환업 등인 사실이 인정되고, 피고가 위와 같은 표장을 컴퓨터 데이터 복구업을 영위하는 데 사용한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없는바, 컴퓨터 프로그램 복제업 또는 컴퓨터 프로그램 및 데이터의 자료전환업 등과 컴퓨터에 저장된 데이터 복구업은 모두 컴퓨터를 이용하여 제작되거나 컴퓨터에 저장된 프로그램 또는 데이터를 대상으로 하는 서비스업이라는 점에서 공통될 뿐만 아니라, 그 수요자의 범위도 대부분 일치할 것으로 보이는 점 등을 고려하여 볼 때 이들 서비스업은 서로 유사하거나 적어도 경제적으로 밀접한 견련성이 있다고 봄이 상당하다. 따라서 피고의 위 주장도 이유 없다.

3. 특허청 이의결정 내용

피고는 이 사건 소송 계속 중이던 2016. 8. 10. 표장에 관하여 지정상품 및 지정서비스업을 상품류 구분 제09류 이미지 및 문서 스캔용 컴퓨터 소프트웨어, 서비스업류 구분 제42류 컴퓨터 소프트웨어 설계 및 개발업 등으로 하여 상표등록출원을 하였습니다. 이에, 원고는 이의신청을 하였으나, 받아들여지지 않았고, 2017. 8. 8. 상표등록을 받았습니다.

특허청은 피고의 출원상표/서비스표에서 도형부분과 문자부분은 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것이 아니고, 이들의 결합에 의하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 문자와 도형부분을 분리하여 관찰하는 것이 가능하다고 전제한 다음에, ‘데이터팩토리’는 영문자 ‘DATA FACTORY’의 한글 음역으로 ‘DATA’는 ‘데이터, 자료’ 등의 의미를, ‘FACTORY’는 ‘공장’ 등의 의미로 이를 결합하면 ‘데이터 공장’ 또는 ‘데이터와 관련된 공장’으로 직감되어 지정상품/서비스업과 관련하여 식별력이 미약하거나 없고, 또 다른 국문자 ‘데이터복구전문기업’도 지정상품/서비스업과 관련하여 성질표시(품질, 효능, 용도 등)에 해당하여 식별력이 없는 점 등을 고려해 볼 때, 이 사건 출원상표/서비스표의 식별력 있는 부분은 도형이라고 판단하였습니다.
특허청은 그런 후 피고의 출원상표와 원고의 선등록상표를 비교하면, 도형 부분의 외관이 분명하게 다르고 관념 및 호칭은 발생되지 않아 서로 대비되지 않는다고 하면서, 출원상표는 선등록상표와 비교할 때 상품/서비스업 출처의 오인혼동을 일으키거나 일반 수요자를 기만할 염려가 없는 비유사한 표장에 해당한다고 결론지웠습니다.

4. 특허청 이의결정에 대한 검토

특허청의 위 이의결정은 이 사건에 관한 위 법원들의 판결과 정면으로 배치됩니다. 서울중앙지방법원 2016가합534229 판결 및 특허법원 2017나5158 판결은 이 사건 등록상표에서 ‘DATA FACTORY’가 요부인 반면에 특허청 이의결정은 이 사건 등록상표에서 ‘DATA FACTORY’는 식별력이 미약하거나 없기 때문에 요부가 될 수 없다고 합니다.

이에 대하여 이 사건에서 대법원 2018다253444 판결은 원심 판결(특허법원 2017나5158 판결)을 암묵적으로 지지하고 있으므로, 법원의 판단이 타당하다고 하겠습니다. 만약 피고의 위 등록상표에 대하여 무효심판이 청구된다면 위 법원의 판단에 따라 무효 심결이 나게 될 것임은 어렵지 않게 예상할 수 있습니다.